Marcas notorias: Litigio de Loterías y Apuestas del Estado

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Vamos a analizar la sentencia de la Sala 3ª, sección 3ª, del Tribunal Supremo de fecha 16 de febrero de 2016, en relación con el número de recurso 2268/2015. El litigio trae su origen en la interposición por parte de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. del presente recurso de casación contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de mayo de 2015, que desestima el recurso contencioso administrativo nº 908/2013, deducido contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de junio de 2013, que en alzada confirma la precedente resolución de 10 de abril de 2013 que concedió la inscripción de la marca nacional número 3.047.984 mixta “Quinielista.es”, para la clase 41, relativa a servicios de esparcimiento, juegos de azar, servicios de apuestas, juegos de pocker, blackjack, servicios de casino y bingos, organización de concursos.

Los antecedentes de este litigio relativo al registro de marcas los explicamos a continuación:

La sociedad mercantil Gran Vía 492 S.L.U presentó con fecha 10 de octubre de 2012 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud de registro de la marca mixta “Quinielista.es”, para la clase 41, relativa a servicios de esparcimiento, juegos de azar, servicios de apuestas, juegos de póquer, blackjack, servicios de casino y bingos, organización de concursos. A dicha solicitud se opuso la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado S.A., invocando la existencia de registros de marca anteriores prioritarias, concretamente las siguientes: Marca comunitaria 4368701 “1X2 La Quiniela”; Marca nacional “1681644 (7) “1X2 La Quiniela”; Marca nacional 3048910 (5) “1X2 La Quiniela”; Marca nacional 3048921 (0) “La 1X2 Quiniela”; Marca nacional 3048928 (8) “1X2 La Quiniela” y Marca nacional 3048938 (5) “1X2 La Quiniela”.

La Oficina Española de Patentes y Marcas acordó, con fecha 10 de abril de 2013, no tener en cuenta dicha oposición por existir diferencias en su conjunto gráfico denominativo con la marca solicitada, sin riesgo de inducir al público consumidor a error. Por lo que se acordó en dicha resolución la concesión total de la marca nacional solicitada.

Sin embargo, la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado S.A. formuló recurso de alzada, basando su impugnación, en síntesis, en que las marcas anteriores prioritarias gozan de notoriedad en el mercado, lo cual, unido a la semejanza entre las marcas concernidas y su coincidencia aplicativa, generaría confusión en el mercado. Recurso de alzada que fue desestimado, entonces la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.A. interpuso recurso contencioso-administrativo, insistiendo en la incompatibilidad entre la marca cuyo registro se impugnaba y las marcas procedentes de la sociedad demandante. En este punto es necesario señalar que en la demanda la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado S.A invocó distintas marcas anteriores y prioritarias de su titularidad, algunas de ellas no opuestas en la vía administrativa.

Por sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid de 4 de mayo de 2015 se desestima también el recurso contencioso-administrativo, por las siguientes consideraciones:

“Centrándonos en la comparación global y en conjunto entre las concretas marcas aquí enfrentadas, puede afirmarse, al igual que se hizo por la Administración demandada, que pese a la existencia de una identidad aplicativa y semejanza conceptual, pues el vocablo “Quinielista” es un derivado de “quiniela” al referirse a la persona que practica ese juego, sin embargo desde el punto de vista denominativo y fonético, sí existen suficientes disparidades, máxime teniendo en cuenta que las marcas prioritarias incorporan a su conjunto otro elemento relevante cual es “1×2”. Si a ello añadimos que desde el punto de vista gráfico las diferencias son totales, puede afirmarse que la marca solicitada tiene su propia distintividad, sin riesgo de confusión en el mercado sobre una misma procedencia empresarial o un supuesto aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca “Quiniela” en el ámbito de las apuestas deportivas de fútbol.

A este respecto resulta de suma relevancia la STS de 27 de febrero de 2003 (recurso n° 8419/1997) citada por el codemandado, en relación con la imposible monopolización o apropiación en exclusiva por parte de una empresa de vocablos de uso común por el público consumidos, en aquel caso referido al vocablo “Lotería”, igualmente trasladable al supuesto de autos por la siguiente argumentación jurídica: “En efecto, no puede negarse que, sea cual sea la participación que el Organismo Nacional de Loterías haya tenido en su génesis, y gestione o no él mismo una gran parte de las loterías que se juegan en España, lo cierto es que el vocablo “Lotería” en cuanto tal (sin adjetivos que lo califiquen o especifiquen) resulta ser, y en todo caso así se ha incorporado al lenguaje usual, precisamente aquel que designa, en términos generales, un conjunto de juegos en que se premia a los poseedores de ciertos billetes sorteados, juegos que admiten diversas variantes. El vocablo, por lo tanto, no es susceptible de ser monopolizado por ninguna empresa o entidad para distinguir sus propios productos o servicios, relacionados con el campo de aplicación del término, respecto de los productos o servicios ofrecidos al mercado por otras personas.

Ya se trate de genericidad estricta o genericidad sobrevenida por el uso, el resultado es idéntico en este caso: los usuarios emplean el término genérico de “lotería” en relación con toda la gama de juegos posibles bajo tal rúbrica, de modo que dicho vocablo, en cuanto tal, no puede ser apropiado por nadie y no debe, en consecuencia, consentirse su utilización exclusiva, por parte de una empresa o persona determinada, como marca identificativa de productos o servicios relacionados con su campo de aplicación. “.

Es por ello por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que no se produce la infracción del artículo 8 de la Ley de Marcas por notoriedad de la familia de marcas “Quiniela”, como tampoco la de prohibición absoluta del artículo 5.1. g), al no inducir a error sobre su procedencia u origen.

El primer motivo de casación por incongruencia de la sentencia de instancia es desestimado por el Tribunal Supremo. En la demanda la sociedad recurrente alteró el marco del examen del asunto tal como se había entablado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues a las marcas opuestas en vía administrativa añadió novedosamente otras que se diferenciaban de las anteriores en que prescindían del signo “1X2” y en su componente denominativo solamente incluían la expresión “la quiniela”. Tal forma de proceder de la parte recurrente no resulta procesalmente viable señala el Tribunal Supremo exponiendo y refiriéndose a su sentencia de de 20 de julio de 2012.

Con arreglo a esta doctrina jurisprudencial la parte demandante, a la hora de argumentar y justificar la incompatibilidad entre los signos enfrentados, puede esgrimir cuantas consideraciones jurídicas considere adecuadas en favor de su tesis, incluso aunque no hubieran sido aducidas en vía administrativa, pero lo que no puede hacer en ningún caso, ya en sede contencioso-administrativa, es alterar el sustrato fáctico de ese juicio comparativo, sustrayéndolo del marco tomado en consideración por la Administración al resolver sobre el registro cuestionado. Es decir, el juicio revisor del Tribunal tiene que desarrollarse en relación con las mismas marcas que se compararon y enfrentaron ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y no con otras nuevas y distintas de aquellas.

A lo anterior cabe añadir que un planteamiento similar se sigue en el ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencias como, las del Tribunal de Primera Instancia de 27 de octubre de 2005 (asunto T-336/03), 20 de noviembre de 2007 (asunto T-458/05) y 14 de mayo de 2009 (asunto T-165/06), y del Tribunal General de 5 de noviembre de 2013 (asunto T- 378/2012), que sientan la doctrina consistente en que no puede admitirse que la demandante presente ante el Tribunal de Primera Instancia nuevas pretensiones ni, por tanto, modifique el objeto del litigio introduciendo hechos nuevos que no fueron objeto del procedimiento ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

Los motivos segundo y tercero entiende el Tribunal Supremo que carecen de fundamento, porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia está suficientemente motivada, hay una clara respuesta del Tribunal de instancia tanto sobre la pretendida concurrencia de la prohibición absoluta del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas como sobre la también pretendida repercusión en el caso de la notoriedad de las marcas oponentes; notoriedad que la sentencia no niega, pero de la que no extrae las consecuencias reclamadas por la demandante, justamente porque entiende que las diferencias entre las marcas enfrentadas son suficientemente intensas como para impedir cualquier confusión entre los consumidores.

La sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado S.A formuló su cuarto motivo de casación denunciando la vulneración del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas -en relación con el artículo 4.1.b) de la Directiva de Marcas- que establece la prohibición de registro como marcas de los signos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y que por designar idénticos o similares productos o servicios, sean susceptibles de producir riesgo de confusión en el público.

Enfatiza la sociedad estatal recurrente que la marca “QUINIELISTA” es un derivado de la marca “QUINIELA”. Así, sostiene que desde el momento que las marcas comparten una raíz idéntica, se da una coincidencia morfológica de las siete primeras letras que implica que las marcas comparadas comparten la misma estructura (que sólo varía en el final por la inclusión del sufijo “- ista” en el caso de la marca ahora impugnada) y que oralmente son prácticamente idénticas. Pone esta aseveración en relación con el dato de que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha reconocido la notoriedad de la marca “QUINIELA”, y concluye que en correcta aplicación del criterio jurisprudencial que exige la comparación global y visión de conjunto de las marcas enfrentadas, no cabe sino concluir que estas son muy similares desde un punto de vista denominativo. A lo anterior añade una serie de extensas argumentaciones sobre la identidad aplicativa de las marcas aspirantes y oponentes y asimismo, sobre la notoriedad de las marcas de la sociedad recurrente, admitida por la Oficina de Patentes y Marcas.

Por ello, el Tribunal Supremo parte de dos premisas para entender que dicha incompatibilidad entre los signos enfrentados debe ser acogida.

Por una parte, existe una total identidad aplicativa, pues las marcas confrontadas se refieren a los mismos servicios de la clase 41 -servicios de esparcimiento, juegos de azar; servicios de apuestas; juegos de pocker, black-jack; servicios de casino y bingo; organización de concurso-, extremo este pacifico que se reconoce por las partes procesales. Se constata, pues, una total identidad y relación aplicativa, pues los signos en liza se solicitan para la protección de servicios de la clase 41 del Nomenclátor, totalmente coincidentes. Por otra parte, hemos de considerar la notoriedad de las marcas opuestas por la sociedad recurrente que incorporan la mención “Quiniela” en los signos distintivos que protegen sus servicios, dentro del específico sector de los juegos y apuestas deportivas. Se trata de un aspecto suficientemente acreditado documentalmente por la recurrente, que se considera por la Oficina Española de Patentes y Marcas e incluso por el tribunal de instancia, como hemos razonado anteriormente. La protección reforzada que el artículo 8 de la Ley de Marcas, confiere a los signos distintivos que gocen de este rasgo obliga a extremar el cuidado en las comparaciones -esto es, en el examen de las prohibiciones relativas de registro- para evitar que terceras personas aprovechen, de modo indebido, dicha notoriedad en su propio beneficio mediante la incorporación al mercado de nuevos signos, idénticos o similares a aquéllos.

La identidad aplicativa entre las marcas confrontadas es total refiere el Tribunal Supremo, pues todas ellas protegen los mismos servicios de la clase 41 del Nomenclátor internacional. La similitud fonética y denominativa de los distintivos enfrentados resulta innegable y no constituyen, por ello, elementos característicos que permitan evitar el riesgo de confusión o de asociación entre los usuarios de las marcas. Estos últimos se verían inducidos a pensar, erróneamente, que la oferta de servicios amparada por cualquiera de ambas marcas, coincidentes en la raíz «QUINIEL-», tiene el mismo origen empresarial, lo que es contrario al designio que inspira el artículo 6 de la Ley de Marcas.

En conclusión, el análisis de dichos distintivos en su conjunto, efectuado sin descomposiciones artificiosas, revela que existe una intensa semejanza denominativa, derivada de la preponderancia del término “QUINIEL” en uno (el aspirante “Quinielista.es”) y otros (“1X2 Quiniela”), similitud que tampoco se desvirtúa por el elemento gráfico de la marca aspirante, que no tienen suficiente capacidad individualizadora pues la atención del consumidor se desplaza a la referencia nuclear “Quiniel” que prevalece.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado que cuando se trata de marcas notorias debe evitarse el riesgo de asociación que constituye “un caso específico del riesgo de confusión”. Riesgo que claramente concurre en el supuesto que analizamos ya que los consumidores fácilmente tenderían a considerar que los servicios de apuestas presentados con los términos “Quinielista.es” forman parte de la familia de marcas “Quiniela” que identifican estos mismos servicios, esto es, fundamentalmente, juegos, quinielas deportivas y apuestas en general. Un conjunto de aspectos que el tribunal de instancia no ha tenido suficientemente en cuenta en este caso, por lo que el Tribunal Supremo procede a casar la sentencia impugnada estimando el recurso contencioso-administrativo de la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado S.A.

Calderon Corredera Abogados